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对《专利审查指南修改草案(2021.8)》的解读和建议(一)
Tue Aug 24 15:09:00 CST 2021 发布人:火狐体育小编

对《专利审查指南修改草案(2021.8)》的解读和建议(一)

作者:火狐体育知识产权团队


今年6月1日起施行的新修正的专利法(今年修正)是近十年来专利制度的一次重大变化,引入了包括局部外观、专利期限补偿、药品专利链接、开放许可、以及惩罚性赔偿等全新的制度。目前与之配套的专利法实施细则以及专利审查指南仍在修改中,早先国家知识产权局于今年12月曾就专利法实施细则修改草案征求公众意见,就在今年的8月3号,专利审查指南修改草案(征求意见稿)也是在千呼万唤中始出来。

专利审查指南为专利法及其实施细则的制定配套的规定和具体操作办法,针对此次审查指南涉及的重要修改,本文在实操层面上进行解读并给出建议。

注:与专利法(2020修正)配套的专利法实施细则(修改)尚未通过,此次审查指南修改草案中引用的以及本文中引用的实施细则条款是未正式生效的条款。

 

1.基于专利法第二十条的诚实信用原则的审查

专利法第二十条第一款规定,申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。专利法实施细则(修改)第十一条的规定,申请专利过程中,编造、伪造、抄袭、拼凑或者其他不正当行为属于违反专利法第二十条第一款的行为。为上述目的,此次审查指南修改在专利初步审查、实质审查、以及无效宣告请求审查三个阶段分别增加了有关是否明显违反诚实信用原则的审查项目。

首先,在初步审查(实用新型和发明)和实质审查(仅发明)两个阶段,审查员都需要针对申请内容是否属于专利法实施细则规定的违反诚实信用原则的具体情形进行审查。

在初审阶段,审查员审查后认为申请明显不符合诚实信用原则的,会发出通知书,要求申请人进行答辩。虽然指南并未说明如何才算“明显”,不过相信依赖专利大数据,很容易辨别抄袭或者拼凑的行为。

在实审阶段,需要审查员阅读申请文件的实质内容之后甄别申请是否存在编造、伪造的情形。审查指南在这部分列举了几种违反诚实信用原则的具体情形,包括:编造数据、技术效果等有关技术内容的,或以复杂结构实现简单功能等明显不符合技术改进常理的;伪造文件证明不丧失新颖性宽限期的;抄袭或拼凑现有技术、现有设计的;恶意提交多件内容明显相同申请的。尽管指南列举了若干具体情形,但因为上述某些行为的认定带有主观性,难免存在对正常申请造成误伤的担心。例如,组合发明往往是由现有技术中多个已知要素进行组合得到的,其创造性体现在“组合”上而非已知要素上,这种“组合”与“拼凑”如何区分?如果以“组合”有没有带来技术效果、以及带来何种技术效果作为判断的依据,难免带有主观因素。因此,建议指南进一步细化审查规则,对不同情况提供指导案例,明确需要审查员举证的情形,如此也使申请人对如何答复此类审查意见、提交什么证据有较强的预期。

其次,此次修改将违反诚实信用原则纳入到专利无效审查中的依职权审查的范围内。也就是,即便无效请求人没有提出专利违反诚实信用原则的无效理由,合议组发现专利存在违反诚实信用原则的,也可以就此进行审查并进而宣告专利无效。可见,对于编造、伪造等不真实的发明、弄虚作假的行为,国家给出了坚决不授予专利权的态度。

为此,申请人在撰写申请文件时需要注意避免可能构成指南中规定的几种违反诚实信用的情形,为说明书撰写提出了新的要求。比如,说明书对于发明具体实施方式的描述应尽可能详细;对于化学、生物、医药领域的发明,技术效果的认定需要基于实验结果,因此应提供实验方法或手段,给出详尽的实验数据,此外,还要保留好实验记录等过程文件,以便作为证据提交;对于基于在先专利的改进型发明而言,应特别注意对改进点的说明,阐明改进点与技术效果之间的关系,不要因为撰写的问题导致专利申请被认为是编造的、没有技术效果的发明。

 

2.专利权属纠纷当事人参加无效程序

根据现行的专利法实施细则,专利无效宣告程序可以因为专利权属纠纷或法院对专利采取保全措施、应当事人请求而中止,待专利权属纠纷有了结果或者保全期届满再继续专利无效程序。在专利法实施则修改征求意见稿中,专利权属纠纷或者专利保全不再是中止无效程序的理由,专利权属发生纠纷的,权属纠纷的当事人可以请求作为第三人参加无效程序。实践中,在专利权属纠纷或者专利保全期间,专利无效程序不会中断,在权属纠纷有结果前或者保全期间专利被宣告无效的,意味着纠纷的权利基础已不存在,法院可以裁定驳回起诉,避免占用司法资源。

此次审查指南修改对此做适应性的规定,规定了专利权属纠纷当事人可以参加无效程序及具体办法,还规定了专利权属纠纷当事人参加无效程序仅限于接收文件。可见,权属纠纷当事人并不能实质上参与无效程序(如提交意见陈述),而只是享有知情权。笔者考虑有没有可能出现这种情况,专利权人在无效程序中不作为,而权属纠纷当事人无法发表意见,最终导致专利权被无效,那么就可能损害原本应享有权利的权属纠纷当事人的利益。因此,是否应当允许权属纠纷当事人作为第三人实质上参与无效程序,提交意见陈述供合议组参考。

 

3.专利权评价报告的请求主体

专利法(2020修订)第六十六条规定,涉及实用新型或者外观设计专利纠纷的,专利权人、利害关系人或者被控侵权人可以主动出具专利权评价报告。

为此,在专利权评价报告请求的主体在专利权人、利害关系人的基础上,审查指南修改增加了潜在的被控侵权人(即有可能成为被控侵权人的单位或个人)作为请求主体。按照指南的修改,似乎并不是任何人都可以请求专利权评价报告,这一点与早先今年12月的专利法实施细则修改建议中请求主体包括“任何单位或个人”(征求意见稿第56条)并不一致,因此尚需等待正式的实施细则出台才能确认。

此次指南修改规定了潜在被控侵权人请求专利权评价报告的,需要提交律师函等证明文件。这里的律师函,可理解为专利权人或利害关系人前向潜在被控侵权人发送的要求停止侵害其专利权的律师函,或者其他可以证明其主张潜在被控侵权人侵犯其专利的文件。针对专利权人或利害关系人向潜在被控侵权人发送律师函、虽经潜在被控侵权人催告但不提起专利侵权诉讼的情形,潜在被控侵权人可以向国家知识产权局请求专利权评价报告,并在向法院提起确认不侵权之诉中出具。


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